Merkenrecht

Begrip en functie

Artikel 2.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) beschrijft wat onder een merk wordt verstaan. Als (individueel) merk worden de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of verpakkingen en alle andere tekens beschouwd om de waren van een bedrijf te onderscheiden. Het is belangrijk dat een teken van een merk onderscheidend vermogen bezit om de functie van het merk te kunnen vervullen.

Onderscheidend vermogen

Tekens, die elk onderscheidend vermogen missen, worden aangeduid als beschrijvende tekens en zijn om die reden ontoelaatbaar als merk. Ter illustratie: de aanduiding “bakkerij” kan niet dienen als merk voor de diensten en producten van een bakkerswinkel.

Merkregistratie

In tegenstelling tot andere rechten, zoals het handelsnaamrecht en het auteursrecht, ontstaat het merkrecht uitsluitend door registratie. Het is mogelijk om diverse soorten merken te registreren. Het gaat daarbij onder meer om woordmerken, vormmerken en gecombineerde woord-/beeldmerken.

Duur

De geldigheidsduur bedraagt vanaf het moment van inschrijving in principe 10 jaar en kan onbeperkt worden verlengd. Anders dan andere Intellectuele Eigendomsrechten kan het merkenrecht eeuwigdurend zijn. Een merk kan echter ook vervallen indien daarvan gedurende een periode van 5 jaar geen ‘normaal gebruik’ wordt gemaakt.

Exclusief recht

Een merkrecht verschaft de rechthebbende een exclusief recht op het gebruik van diens teken. De merkhouder, degene die volgens de registers eigenaar is van het ingeschreven merk, heeft het uitsluitend recht op het gebruik van het merk en kan zich verzetten tegen het gebruik van diens merk of daarmee overeenstemmende tekens.

Uitoefening recht

Indien merkhouder inbreuk op zijn rechten constateert of meent dat daarvan mogelijk sprake is, kan hij (bijvoorbeeld in kort geding of middels een ex parte beschikking) een verbod vorderen met een daaraan gekoppelde dwangsom. Daarnaast kan de merkhouder onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op schadevergoeding en/of op winstafdracht.

Exploitatie

De merkhouder kan ervoor kiezen het merk zelf te gebruiken door zelf producten en diensten onder het merk aan te bieden. Echter, hij kan er ook voor kiezen om het gebruik van het merk aan derden over te laten of medegebruik in een bepaald gebied toe te staan. In dat geval is snel sprake van een licentieovereenkomst, waarin de rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van het merk worden vastgelegd en waarin tevens afspraken worden gemaakt over de financiële vergoedingen die daarmee gemoeid zijn. Denk bijvoorbeeld aan franchiseovereenkomsten, die voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op het gebruik van merken van de franchisegever.

Wanneer is er een inbreuk in het merkenrecht?

Van een inbreuk op het merkenrecht is sprake zodra een derde zonder toestemming een merk gebruikt dat identiek is aan of sterk lijkt op een geregistreerd merk, en dat gebruik plaatsvindt voor gelijke of soortgelijke producten of diensten. Cruciaal is daarbij of het gebruik verwarring kan veroorzaken bij het publiek – bijvoorbeeld over de herkomst van de producten.

Hoe kan een merkhouder optreden tegen inbreuk op zijn merkrecht?

Wanneer een merkhouder vaststelt dat een derde zonder toestemming gebruik maakt van een identiek of overeenstemmend teken voor gelijke of soortgelijke producten of diensten, is er mogelijk sprake van merkinbreuk. De merkhouder kan dan direct juridische stappen ondernemen om dit gebruik te stoppen. De meest gebruikelijke route is het sturen van een sommatiebrief waarin de inbreuk wordt gesignaleerd en gestaakt moet worden. Als dat geen effect heeft, kan de merkhouder via een kort geding of een verzoek tot ex parte beschikking een verbod laten opleggen, vaak versterkt met een dwangsom.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om schadevergoeding of winstafdracht te vorderen, zeker als er sprake is van opzettelijke inbreuk of financieel nadeel. In spoedeisende gevallen kan ook beslag worden gelegd op de inbreuk makende goederen en daarmee samenhangende facturen en contracten. Belangrijk is dat het merk geldig en voldoende onderscheidend is – zonder actieve registratie staat u juridisch vrijwel met lege handen.

Onze ervaring leert dat snelheid en een goed onderbouwde strategie essentieel zijn. Wilt u krachtig optreden tegen inbreuk en uw merkpositie behouden of versterken? Neem dan contact op met onze IE-specialisten voor een snelle en grondige beoordeling van uw zaak.

Rol advocaat

De registratie van een merk gebeurt veelal door merkenbureaus. Het is aan te raden om een advocaat te laten meedenken, bijvoorbeeld als het gaat om strategische beslissingen en het opstellen van licentiecontracten.

Ook wat betreft de rechtshandhaving van de diverse soorten merkregistraties is van belang om vooraf kennis te nemen van de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden. De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben veel ervaring met het merkenrecht. Niet alleen bij geschillen maar ook in het adviestraject zijn onze advocaten vaak actief. Voor het registreren van merken maken wij gebruik van de diensten van enkele gerenommeerde merkenbureaus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.