Obelix wint merkenrecht gevecht
U kent ze vast: de zeer bekende stripfiguren “Asterix en Obelix” strijdend vanuit hun kleine dorp tegen de Romeinen. De namen zijn ook als aparte merken geregistreerd, zowel als woord- en als woordbeeldmerk, hier bijv. uniewoordbeeldmerk “OBELIX” nr. 1689750 in de waren- en dienstenklassen 9, 16, 25, 28, 35, 41 (afbeelding). Obelix was zo sterk dat hij zelfs grote stenen, genaamd OBELIX of menhirs kon gooien alsof het een honkbal was. Kortom de menhir was gebruikt als wapen.
OBELIX als uniemerk voor vuurwapens, munitie en explosieven?
Dat moet ook de Poolse wapenfirma genaamd “Works 11 Michał Lubiński” gedacht hebben, toen zij het uniemerk “OBELIX” in 2022 voor “vuurwapens, munitie en explosieven” had gedeponeerd. Nu zou je kunnen denken, ‘och de aankoper van wapens (veelal overheden of jagers) zullen zich niet vergissen met de aankoop van een stripboek’, of niet?. Dus op grond van het criterium (i) ‘verwarring’ wegens (bijna) identiek-zijn zal het wel ‘los lopen’… Maar er gelden meer criteria in het merkenrecht om een jonger merk te vernietigen zoals (ii) ongerechtvaardigd voordeel of (iii) afbreuk doen aan een merk, wat nog sterker speelt bij (iv) ‘bekende merken’.
Het EUIPO vond dat de wapenfabrikant groot gelijk had en er geen verwarring, ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk was te duchten voor dit bekende stripfiguurmerk; dus de uitgever en merkhouder van “OBELIX” verloor waar het ging om schade die aan de reputatie van haar stripfiguurmerk was toegebracht. Maar zij ging in beroep bij het EU-gerecht.
Wat oordeelde het EU Gerecht?
Er werden over en weer tussen de uitgever en EUIPO bezwaren opgeworpen. Zo vond EUIPO dat de uitgever de bekendheid van het oudere merk niet voldoende had aangetoond. Maar het EU Gerecht herinnert EUIPO eraan dat de bekendheid van een merk moet worden beoordeeld door rekening te houden met alle relevante factoren van de zaak al hoeven geen van die factoren op zichzelf voldoende te zijn om dit aan te tonen.
Het EU-recht vond dat de beoordeling door EUIPO van de reputatie van het merk OBELIX was gebaseerd op een onvolledige en een onjuiste analyse. Het EUIPO heeft onvoldoende rekening gehouden met voorbeelden van diverse producten waarop de term ‘OBELIX’ of ‘OBÉLIX’ verscheen vergezeld van het ®-teken, wat aangeeft dat het een geregistreerd handelsmerk is.
Het was ook onterecht om bewijsmateriaal buiten beschouwing te laten waaruit blijkt dat dat teken in combinatie met het Asterix-teken is gebruikt. Dat verband staat niet in de weg aan de vaststelling dat de term „OBELIX“ afzonderlijk wordt waargenomen, als een zelfstandig merk, die een reputatie zou kunnen hebben opgebouwd; (hier bijv. via het internationale merk nr. 373128 =>)
Het EU-Gerecht vond dat EUIPO het verband tussen de twee betrokken merken onvoldoende heeft onderzocht, zoals bijv. dat het relevante publiek de merken met elkaar in verband bracht en waardoor de reputatie van het oudere merk zou kunnen worden geschaad. Zo’n beoordeling mag niet – zoals het EUIPO ten onrechte heeft gedaan – beperkt blijven tot het vaststellen van te grote verschillen tussen de betrokken goederen en diensten of het ontbreken van enige overlap tussen de relevante doelgroepen (zaak T-24/25 van 13 mei 2026).
Het Gerecht vond ook dat het EUIPO onvoldoende had onderzocht of de reputatie van het oudere merk zou kunnen worden geschaad. Zo’n beoordeling mag niet – zoals het EUIPO ten onrechte had gedaan – beperkt blijven tot het vaststellen van te grote verschillen tussen de betrokken goederen en diensten of het ontbreken van enige overlap tussen de relevante doelgroepen.
Kortom: het jongere Poolse merk voor vuurwapens e.d. kon niet als merk worden geregistreerd.
Waar doet deze aangelegde maatstaaf ons aan denken?
Met name de aangelegde maatstaf “van te grote verschillen tussen de betrokken goederen en diensten” deed mij aan een oude zaak van 1 maart 1975 van het Benelux Gerechtshof (zaak A/74/11) denken. Dit ging tussen het jongere merk voor een huishoudelijk schoonmaakmiddel “Klarein” van de firma Colgate-Palmolive tegenover van de NV Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols met haar merk voor een ‘borrel’ (jenever’) genaamd “Claeryn”. Het merk Claeryn voor “jonge jenever” was in de jaren ’60 tot ’80 van de vorige eeuw in Nederland een zeer bekend merk en won van “Klarein”.
Het Benelux-Gerechtshof oordeelde in 1975 (in haar allereerste uitspraak ooit) dat een merkhouder niet hoefde aan te tonen dat er direct verwarring is over de herkomst van het product. Zelfs bij niet-concurrerende waren mag het gebruik van een overeenkomende naam verboden worden. Met andere woorden: de gelijkenis van de merknamen werd ondanks de grote verschillen tussen de betrokken goederen (zoals bij de Obelix-zaak) toch aangenomen. De associatie dat men een ‘schoonmaakmiddel (als “zeep-jenever”) opdronk als borrel deed Klarrein de spreekwoordelijke ‘das om’.
Kortom
Heeft u een merk dat weliswaar in een andere merkklasse voor een product of dienst is geregistreerd, maar wat negatief geassocieerd kan worden met een nieuw en jonger merk in een andere merkklasse, dan maakt u wellicht kans dat nieuwe merk toch te kunnen verbieden.
Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Onze advocaten staan klaar om u te adviseren! Neem contact op met een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.
