Intellectueel eigendomsrecht bij bedrijfsovernames
Bij een bedrijfsovername gaat het al lang niet meer alleen om gebouwen, voorraden en machines. Voor veel ondernemingen zit een groot deel van de waarde in intellectuele eigendom(“IE” of “IP” in het Engels): denk aan merknamen, software, ontwerpen, auteursrechten, data van klanten/leveranciers, geheime knowhow (trade secrets) en content. Juist die immateriële activa bepalen vaak de marktpositie, de groeipotentie en uiteindelijk ook de goodwill (de ‘meerwaarde’ bovenop de zichtbare activa). Daarom is het belangrijk om bij een overname stil te staan bij het IE in de juridische due diligence: een onderzoek waarin de koper checkt wat er precies wordt gekocht, welke risico’s eraan vastzitten en welke afspraken daarover in de overnamecontracten moeten worden gemaakt.
Waarom het intellectuele eigendom zo bepalend is
IE kan het juridische ‘slot op de deur’ van innovatie en reputatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:
- Een sterk merk zorgt voor herkenning en vertrouwen;
- software en technologie maken processen efficiënter of vormen het kernproduct; en/of
- ontwerpen en content kunnen onderscheidend vermogen creëren.
Maar: deze waarde is alleen echt ‘hard’ als duidelijk is wie de rechten heeft, of ze overdraagbaar zijn, en of er geen conflicten lopen.
In de praktijk komt het geregeld voor dat een onderneming wel opereert alsof zij eigenaar is, maar dat rechten juridisch anders liggen. Bijvoorbeeld omdat:
- een merk nooit (goed) is geregistreerd;
- software is gebouwd door freelancers zonder duidelijke overdracht van rechten;
- open-sourcelicenties onbedoeld verplichtingen opleveren;
- een handelsnaam of domeinnaam niet op naam van de vennootschap staat;
- er licenties zijn die niet overdraagbaar zijn bij een overname.
Dit soort punten raakt direct aan de overnamesom, de onderhandelingspositie en de vraag of de koper het bedrijf na closing zonder problemen kan voortzetten. Er is maar een deel in register te vinden zoals een merk of model, maar veel ook niet zoals auteurs- en databankrechten, modellen en knowhow.
IE in de juridische due diligence: wat wordt doorgaans bekeken?
In een due diligence wordt IE vaak beoordeeld langs drie hoofdlijnen: eigendom, gebruik en handhaving/risico.
1) Eigendom en keten van rechten
De koper wil zien dat de target daadwerkelijk rechthebbende is (of het rechtmatig mag gebruiken). Dit betekent onder meer:
- registraties van merken, modellen en (waar relevant) octrooien;
- overdrachtsakten of afspraken met ontwikkelaars, werknemers en externe partijen;
- bewijs van creatie/ontwikkeling (bijv. in softwareprojecten);
- afspraken binnen een groep (IP-holdingstructuren, intra-groep licenties).
2) Licenties en contracten
Veel bedrijven gebruiken IE op basis van licenties (software, content, technologie). Dan is belangrijk:
- of de licentie overdraagbaar is bij ‘change of control’;
- of er exclusiviteit is afgesproken;
- welke beperkingen gelden (territorium, gebruiksdoel, looptijd);
- welke beëindigingsgronden er zijn en welke kosten meebewegen.
3) Inbreukrisico’s en lopende geschillen
Een kernvraag is of het bedrijf (onbewust) rechten van anderen schendt of zelf kwetsbaar is. Bijvoorbeeld bij:
- merkinbreuk of verwarringsgevaar met concurrenten;
- gebruik van beelden, teksten of muziek zonder juiste rechten;
- claims rondom (ex-)werknemers die mede-creëerden en denken dat zij rechthebbende zijn;
- software met open-sourcecomponenten die hergebruikvoorwaarden activeren.
Schadeclaims: waarom IE-risico’s direct financieel doorwerken
IE-problemen vertalen zich vaak snel naar schadeclaims of kosten. Denk aan:
- een claim van een derde wegens inbreuk (schadevergoeding, winstafdracht, proceskosten);
- een verbod op gebruik van een merk, productnaam of softwarecomponent;
- het moeten rebranden (nieuwe naam, packaging, marketing, domeinen);
- herstelkosten om software te herschrijven of licenties alsnog in orde te brengen.
Voor de koper zijn dit niet alleen ‘juridische’ risico’s, maar vooral business continuity-risico’s. Als het kernproduct niet meer geleverd mag worden, of als een merknaam wegvalt, kan de omzet direct onder druk komen te staan.
Daarom worden IE-risico’s in de deal vaak opgevangen via:
- garanties (verklaringen van verkoper dat rechten kloppen en er geen claims lopen);
- vrijwaringen (verkoper draagt specifieke schade/claims);
- escrow of retentie (een deel van de koopprijs wordt achtergehouden);
- aanpassing van de koopprijs of voorwaarden (bijv. eerst overdrachten regelen).
Goodwill: de ‘onzichtbare’ waarde hangt vaak aan IE
Goodwill is in veel overnames een groot deel van de prijs: de waarde van klantenrelaties, reputatie, team, schaalbaarheid en groeiverwachting. IE is daarbij vaak de drager van die goodwill:
- een bekend merk is direct gekoppeld aan klantvertrouwen;
- unieke technologie of software maakt groei mogelijk;
- een sterk portfolio van content of ontwerpen versnelt sales.
Als achteraf blijkt dat het merk niet van de target is, of dat software niet juridisch ‘schoon’ is, kan de goodwill in waarde dalen. In dat geval heeft de koper feitelijk te veel betaald voor waarde die niet houdbaar is.
Praktische aandachtspunten voor koper én verkoper
Zonder juridische diepgang, maar met oog voor realiteit, zijn dit enkele nuttige ‘checkpoints’:
- Maak een inventaris: welke IE is cruciaal voor omzet (merk, software, data, ontwerpen)?
- Zet eigendom op orde: staan registraties, domeinen en accounts op naam van de juiste entiteit?
- Controleer ontwikkelketen: zijn er contracten met werknemers/freelancers waarin rechtenoverdracht en geheimhouding goed zijn geregeld?
- Bekijk licenties: zijn er change-of-control-clausules of niet-overdraagbare contracten?
- Scan op claims: zijn er brieven, takedowns, disputes, of signalen van conflicten?
Conclusie
Intellectuele eigendom is bij een bedrijfsovername vaak de kern van de waarde én het kernrisico. Een goede juridische due diligence helpt om vast te stellen of de target daadwerkelijk bezit wat zij verkoopt, of het gebruik van cruciale assets is toegestaan, en of er risico’s bestaan op schadeclaims of verstoring van de bedrijfsvoering. Omdat goodwill in hoge mate leunt op merk, technologie en onderscheidend vermogen, is IE geen bijzaak maar een essentieel onderdeel van een gezonde deal. Wie IE vroegtijdig in kaart brengt en afspraken daarover scherp vastlegt, vergroot de kans op een succesvolle overname zonder onaangename verrassingen achteraf. Met name een IE-advocaat weet waar op gelet moet worden en ‘ziet’ de deels onzichtbare ‘rechten of het gebrek eraan’.
Bert Gravendeel
Intellectueel Eigendom & It- en ICT recht