Merk van een ander uit het register laten schrappen: via het merkenbureau of de rechter?

Stel: u heeft samen met een oud-zakenpartner een logo ontworpen, maar nu heeft diegene het als merk op eigen naam geregistreerd, terwijl jullie duidelijk hadden afgesproken dat het logo van u zou zijn. Of misschien wilt u een merk gebruiken dat iemand anders ooit heeft geregistreerd, maar dat al meer dan vijf jaar niet meer wordt gebruikt. Wat kunt u doen als u er samen niet uitkomt?

In dit artikel leg ik u uit hoe u een merk uit het register kunt laten halen, ook wel ‘doorhalen’ genoemd. Ik bespreek in welke situaties dit uitkomst kan bieden en wanneer het verstandig is om hiervoor naar het merkenbureau of juist naar de rechter te stappen.

Heeft u een geschil over een merk dat zich nog in de aanvraagfase bevindt? Dan kan een oppositieprocedure mogelijk een oplossing bieden. Meer informatie hierover vindt u in mijn eerder gepubliceerde artikel: Oppositie of civiele procedure: welke route past bij uw merkrechtelijke geschil?

Waar kunt u terecht bij een conflict over een merk?

Indien u een geschil heeft over een merkregistratie en u samen met de merkhouder niet tot een oplossing komt, heeft u twee opties:

1. Het merkenbureau: U kunt een procedure starten bij het merkenbureau waar het merk is geregistreerd. Voor Benelux-merken is dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Voor Europese merken is dat het European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
2. De civiele rechter: U kunt ook naar de rechter stappen.

Welke route het beste is, hangt af van wat u wilt bereiken. Wilt u alleen dat het merk van een ander uit het register wordt gehaald? Dan is het merkenbureau vaak de snelste en eenvoudigste weg. Wilt u daarnaast ook dat de ander stopt met het gebruik van het merk en/of een schadevergoeding betaalt? Dan is een procedure bij de rechter waarschijnlijk beter.

Wat is een doorhalingsprocedure?

Een doorhalingsprocedure, is een procedure bij het merkenbureau waarin u stelt dat een merk ongeldig (nietig) of vervallen is. U verzoekt het merkenbureau dan om het merk geheel of gedeeltelijk uit het register te schrappen. U kunt onder meer zo’n verzoek indienen als:

• het merk eigenlijk te beschrijvend is (dus geen echt merk kan zijn);
• het merk te kwader trouw is geregistreerd;
• het merk al vijf jaar niet meer wordt gebruikt; maar ook als
• het merk in strijd is met uw oudere merk of handelsnaam.

Ook als u niet tijdig oppositie heeft ingesteld tegen de registratie van het merk, kunt u alsnog een doorhalingsprocedure starten.

Hoe verloopt een doorhalingsprocedure?

U kunt op ieder gewenst moment bij het merkenbureau een verzoek indienen om een merk door te halen. Het merkenbureau controleert eerst of uw verzoek aan de gestelde eisen voldoet en stuurt het vervolgens door naar de houder van het merk. Beide partijen krijgen daarna de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. Vervolgens beoordeelt het merkenbureau de zaak inhoudelijk en beslist of het merk geheel of gedeeltelijk uit het register wordt verwijderd. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan.

Hoelang duurt een doorhalingsprocedure?

Een doorhalingsprocedure bij het merkenbureau verloopt meestal sneller dan een bodemprocedure bij de rechter. De gemiddelde duur van een doorhalingsprocedure ligt tussen de 9 en 21 maanden. Hoelang de procedure precies duurt, is afhankelijk van diverse factoren, zoals de complexiteit van de zaak, eventuele verzoeken tot uitstel door partijen, of het tijdelijk stilleggen van de procedure om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Een kort geding bij de civiele rechter kan weliswaar sneller verlopen, maar is in dit verband geen geschikt alternatief. De rechter kan in een kort geding namelijk alleen voorlopige maatregelen nemen en geen definitieve doorhaling van een merk opleggen. Voor zo’n beslissing is een uitgebreide bodemprocedure nodig. Daarom is een nietigheidsprocedure bij het merkenbureau vaak de meest efficiënte route.

Lees ook mijn eerder gepubliceerde artikel voor meer informatie over het kort geding en de bodemprocedure bij de civiele rechter.

Wanneer kunt u beter naar de civiele rechter?

Wanneer een merk niet alleen in het register tot problemen leidt, maar u ook het daadwerkelijke gebruik ervan in de markt wilt beëindigen, kan een civiele procedure bij de rechter een geschiktere optie zijn. Bij de rechter kunt u namelijk niet alleen verzoeken om het merk uit het register te laten verwijderen, maar bijvoorbeeld ook eisen dat de andere partij stopt met het gebruik van het merk en eventueel een schadevergoeding aan u betaalt.

Vraag hulp van een specialist

In de praktijk is het kiezen van de juiste aanpak bij een merkrechtelijk conflict vaak niet eenvoudig. Soms is een combinatie van verschillende procedures het meest effectief. Zo kan het verstandig zijn om eerst de geldigheid van een merk via een nietigheidsprocedure bij het merkenbureau te laten beoordelen, voordat u naar de rechter stapt.

Omdat iedere zaak zijn eigen termijnen, formaliteiten en strategische keuzes kent, is deskundige begeleiding belangrijk. Een merkenrechtadvocaat brengt uw positie en die van uw tegenpartij helder in kaart, adviseert welke route het meest kansrijk is, en kan de procedures voeren bij het Benelux-Bureau, het EUIPO en de civiele rechter.