Het positiemerk: van rode zool tot gele stiknaden op schoenen

Een positiemerk is een bijzonder merktype omdat het altijd aan een product is gekoppeld. Het bestaat uit een onderscheidingsteken, bijvoorbeeld een kleur, stiksel of label, dat op een vaste plaats van een product wordt aangebracht. Niet het product is beschermd, maar de combinatie van dat teken en de vaste positie ervan op het (niet-geclaimde) product. Bijvoorbeeld de rode kleur op de buitenzool van een hooggehakte schoen.

Die verhouding tussen het wél geclaimde teken en de niet-geclaimde waar leidt tot bijzondere vragen, waarover de afgelopen jaren veel is geprocedeerd. Zowel Louboutin als Airwair riep een positiemerk in tegen schoenenketen Van Haren, die telkens stelde dat die merken ongeldig waren.

Het positiemerk van Louboutin

Louboutin ontwerpt damesschoenen met hoge hakken, met als bijzonder kenmerk een rode buitenzool. Dit kenmerk heeft Louboutin in 2009 in de Benelux en in 2010 in de EU als merk laten registreren. Het gaat daarbij niet om de hele schoen, maar om de rode kleur op één specifieke plek: de buitenzool van een schoen met hoge hak.

Het geschil met Van Haren: kan een rodel zool wel een merk zijn?

Van Haren verkocht in 2012 damesschoenen met hoge hakken en een rode zool die niet van Louboutin afkomstig waren. Louboutin zag daarin een merkinbreuk en stapte naar de rechter.

Van Haren verweerde zich met de stelling dat het merk ongeldig was. Zij beriep zich op de uitsluitingsgrond in het merkenrecht dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet als merk kunnen worden ingeschreven. Volgens Van Haren was de rode zool geen merk, maar een aantrekkelijk onderdeel van het ontwerp van de schoen: een productkenmerk dat niet door één partij via het merkenrecht zou mogen worden gemonopoliseerd.

Het oordeel van het HvJ EU

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde op 12 juni 2018 dat Louboutin in dit geval wél een merkrecht op de rode buitenzool kon claimen. Doorslaggevend was dat Louboutin niet de vorm van de zool als zodanig claimde: de vorm gaf alleen aan wáár de rode kleur werd aangebracht. Beschermd is dus de combinatie van de rode kleur en de vaste plek daarop, niet de vorm van de zool. Daardoor valt het merk niet onder de uitsluitingsgrond voor vormen die de wezenlijke waarde van een product bepalen.

Andere schoenontwerpers blijven vrij om allerlei vormen van zolen en schoenen te ontwerpen. Wat zij niet mogen, is bij hooggehakte schoenen een rode buitenzool gebruiken.

Wijziging van de merkenregels

Sinds deze uitspraak zijn de Europese merkenregels gewijzigd. De uitsluitingsgrond is ruimer geworden: niet alleen de vorm van een product, maar ook “een ander kenmerk” kan niet als merk worden beschermd als dat kenmerk de wezenlijke waarde van het product bepaalt.

Onder de nieuwe regel zou de rode zool van Louboutin als zulk “ander kenmerk” kunnen worden gezien. De vraag is dan of de zool de wezenlijke waarde van de schoen bepaalt, of dat die waarde veeleer voortvloeit uit het materiaal en de reputatie van Louboutin. Het Europese merkenbureau oordeelde dat de rode zool die waarde niet bepaalt, zodat het merk ook onder de nieuwe regels waarschijnlijk standhoudt. Wel is van belang dat deze vernieuwde merkenregels niet op Louboutin van toepassing zijn: het merk was al geregistreerd onder het oude regime en de nieuwe regels werken niet met terugwerkende kracht.

Onderscheidend vermogen van positiemerken

Net als elk ander merk moet ook een positiemerk onderscheidend vermogen hebben om te kunnen worden ingeschreven en gehandhaafd. Het relevante publiek moet het teken dus herkennen als aanduiding van de commerciële herkomst van het product.

Voor positiemerken die bestaan uit een kleur, stiksel of ander designelement op een vaste plek, is inherent onderscheidend vermogen doorgaans lastig aan te tonen. Consumenten zijn niet gewend dergelijke kenmerken als herkomstaanduiding op te vatten; zij zien ze eerder als een functioneel of decoratief onderdeel van het product. Pas door langdurig en intensief gebruik kan zo’n teken zodanig ingeburgerd raken dat het publiek het als herkomstmerk herkent: de zogenoemde inburgering. Veel positiemerken worden dan ook pas op die grond ingeschreven.

Het geschil tussen Airwair en Van Haren

AirWair, het bedrijf achter het Dr. Martens-merk, beschikt over een Benelux-positiemerk voor de gele welt-stiknaad langs de rand van de zool van laarzen. Toen Van Haren laarzen met een vergelijkbare gele stiknaad verkocht, startte AirWair een inbreukprocedure.

De openliggende rechtsvraag over inburgering

De gele stiknaad kan als een ‘ander kenmerk’ in de zin van de uitsluitingsgrond worden aangemerkt. Het gerechtshof Den Haag oordeelde echter dat zij geen wezenlijke waarde aan de waar toekent: die waarde zit in de goodwill en reputatie van het merk en niet in de gele stiknaad.

In het geschil tussen Airwair en Van Haren is een andere principiële vraag opgerezen, die nu bij de Eerste Kamer van het Benelux-Gerechtshof ligt: mag de kleur van de niet-geclaimde waar, hier de laarzen, meewegen bij de beoordeling van de inburgering?

Aanleiding is dat AirWair haar positiemerk in de praktijk vrijwel uitsluitend toepast op donkergekleurde laarzen. De Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat de niet-geclaimde waar alle waarschijnlijke verschijningsvormen van het product omvat. Getoetst aan die maatstaf heeft AirWair de inburgering wél aangetoond voor donkere laarzen, maar niet voor lichtgekleurde exemplaren. Daardoor is de inburgering voor de waar ‘laarzen’ als geheel niet bewezen en is het merk niet geldig.

De Eerste Kamer moet nu beantwoorden of die brede lezing juist is, dan wel of de productkleur buiten beschouwing moet blijven.

Vragen?

Heb je vragen n.a.v. dit artikel of wil je weten of je zelf stappen kunt ondernemen voor jouw merk? Neem dan tijdig contact met onze advocaten op. Wij helpen u graag bij het beoordelen van uw positie, het opstellen van een verweer of het indienen van een klacht.