Hoe kan ik mijn merknaam internationaal registreren?

WIPO oftewel de “World Intellectual Property Organization” beheert twee systemen voor wereldwijde bescherming van intellectueel eigendom (i) het Madrid-systeem voor merken en (ii) het Haags systeem voor designs. Beide systemen bieden een gestroomlijnde en kosteneffectieve manier om met één aanvraag bescherming in meerdere landen te verkrijgen.

Uw merk internationaal vastleggen

U kunt uw merk internationaal vastleggen via drie routes: het Madrid Protocol, afzonderlijke nationale aanvragen of regionale systemen zoals het EU-merk. Het Madrid Protocol is meestal het meest efficiënt: met één aanvraag vraagt u bescherming aan in ruim 130 landen, mits u eerst een basisregistratie in je thuisland hebt; bijv. in de Benelux bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE/BOIP).

Internationale merkregistratie houdt in dat uw merk in meerdere landen tegelijk wordt beschermd, in plaats van alleen binnen één nationale grens. Zo voorkomt u dat anderen uw merknaam in het buitenland registreren of gebruiken en beschermt u uw positie op nieuwe markten. De belangrijkste juridische basis is het Madrid Protocol, waarin landen afspraken hebben gemaakt over wederzijdse erkenning van merkrechten. Dit bespaart u kosten en tijd.

Tijdige merkbescherming

Voor ondernemingen die willen exporteren of online internationaal actief zijn, is tijdige merkbescherming cruciaal. U wilt voorkomen dat een derde uw merk al in een doelmarkt heeft vastgelegd of dat merkpiraten meeliften op uw reputatie.

Er zijn drie hoofdprocedures:

• Madrid Protocol: één centrale aanvraag, één taal, één beheer voor veel landen. Nadeel: uw internationale registratie hangt de eerste vijf jaar vast aan uw basisregistratie.
• Nationale aanvragen: u dient dit per land apart in. Duurder en bewerkelijker, maar wel maximale vrijheid per land en geen afhankelijkheid van een basisregistratie als die wordt vernietigd.
• Regionale systemen (zoals het EU-merk-EUIPO, ARIPO, Benelux, OAPI): één registratie voor meerdere landen tegelijk, vooral interessant als u zich op een specifieke regio richt.

Kosten en doorlooptijd

De kosten verschillen per land en systeem en worden vooral bepaald door: officiële taksen, het aantal landen, het aantal klassen en eventuele juridische ondersteuning. Ook vertalingen en de complexiteit van het merk (woordmerk vs. beeldmerk, woordbeeldmerk, vormmerk, aantal klassen, kleurbescherming, mogelijke conflicten) spelen een rol. Wij kunnen u als merkgemachtigde helpen een een realistische kosteninschatting te maken.

De doorlooptijd varieert per land: via Madrid hebben landen doorgaans tot 18 maanden om te beslissen. De VS doet er gemiddeld 11–18 maanden over, China 10–12 maanden en de EU vaak 4–6 maanden bij een probleemloze aanvraag. Een bezwaar van een (nationaal) merkenbureau of bezwaren door derden (genaamd: “oppositie”) en gebruiksvereisten kunnen voor vertraging zorgen.

Valkuilen

Belangrijke valkuilen zijn taal- en cultuurverschillen, bestaande rechten in ‘first-to-file’-landen en gebruiksverplichtingen (gebruik aantonen binnen enkele jaren). Goede voorbereiding, voorafgaand onderzoek en een duidelijke gebruiksstrategie per land zijn daarom essentieel.

Professionele begeleiding is vooral nodig bij complexe dossiers: mogelijke conflicten met oudere merken, aanvragen in veel rechtsgebieden tegelijk en de opbouw van een internationale merkportefeuille. Zelf registreren in het buitenland brengt het risico mee van foutieve classificatie, gemiste termijnen en gebrekkige bescherming; je verdiepen in procedures en termijnen. Wij helpen om dit te stroomlijnen en risico’s te beperken. Het opbouwen van een merkenportfolio vergt strategie en planning. Dit wordt belangrijker naarmate als het merkportfolio groeit.

Wilt u zelf een merk vastleggen? Controleer eerst snel en kosteloos of uw merknaam nog vrij is, of registreer uw merk direct via de online tool.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding dit artikel? Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via mail, telefoon of via het contactformulier.