Geen merkrechten bij een bedrijfsovername uit een faillissement

Wie een bedrijf overneemt uit een faillissement, denkt vaak een complete doorstart te maken en dan inclusief de naam, het logo en de reputatie die het merk in de markt heeft opgebouwd. Maar wat als die merknaam helemaal niet van de failliete onderneming was? Dan koopt u iets wat de curator niet had mogen verkopen, en staat u de volgende dag voor de rechter. Precies dat scenario speelde zich af op Curaçao, en de uitkomst is een wake-up call voor iedere ondernemer die een activatransactie overweegt en dit kan u morgen in Nederland net zo makkelijk overkomen.

Een sterk merk, een faillissement en een gevaarlijke aanname

Een producent van ijs, vruchtensappen en melkproducten bouwde op Curaçao decennialang een herkenbare marktpositie op onder een vertrouwde merknaam “LoVers”. Het product was bekend, de naam was geliefd en de consument associeerde het merk direct met een specifieke kwaliteitsbelofte. Toen het bedrijf in financiële problemen raakte en uiteindelijk failliet werd verklaard, leek de kans voor een overname aantrekkelijk: koop de activa, inclusief de merknaam, en ga verder waar het failliete bedrijf ophield.

De overnemer deed precies dat. Zij kocht de activa op uit het faillissement en ging vervolgens gewoon door onder dezelfde merknaam. Nieuwe verpakkingen werden gedrukt, marketingmateriaal werd opgesteld en de communicatie aan het publiek liet weinig aan de verbeelding over: dit was hetzelfde product, dezelfde smaak, gewoon voortaan onder een andere eigenaar. Slogans als “hetzelfde product, dezelfde liefde” en “de smaak die iedereen kent — nu van ons” maakten de continuïteit expliciet.

Wat de overnemer over het hoofd zag, of mogelijk bewust negeerde, was dat de merknaam nooit van het failliete bedrijf was geweest.

Het cruciale onderscheid: eigenaar versus licentienemer

In merkrecht is het onderscheid tussen de eigenaar van een merk en degene die het merk mag gebruiken essentieel. Een licentienemer heeft het recht om een merk te gebruiken, maar dat recht is afgeleid; het bestaat bij de gratie van de toestemming van de echte merkhouder. Vervalt die toestemming, dan vervalt het gebruiks- of licentierecht. En wat de curator in een faillissement te verkopen heeft, is precies datgene wat het failliete bedrijf eigenlijk in eigendom had.

In deze zaak was de situatie als volgt: de merknaam was ooit door de oprichter aan zijn eigen onderneming in licentie gegeven. De intellectuele eigendomsrechten zelf waren nooit naar het bedrijf overgegaan. Na het overlijden van de oprichter gingen die rechten over op zijn erfgenamen, die ze vervolgens overdroegen aan een aparte juridische entiteit. Op het moment van het faillissement was het bedrijf slechts licentienemer en dus geen eigenaar van het merk.

Dat verandert alles. De curator had het merk simpelweg niet te verkopen; het stond niet op de balans als eigendom van de failliete onderneming. Wat de overnemer kocht, was in feite een blote feitelijke gebruikspositie van activa en passiva zonder juridische grondslag.

Wetenschap maakt het erger – kwade trouw

Wat deze zaak extra prangend maakt, is dat de overnemer wist dat er een vraagteken hing boven de merkrechten. Vóór de overname had zij zelfs onderhandeld met de ‘vermeende’ merkhouder over het verkrijgen van een licentie. Die onderhandelingen liepen stuk. Vervolgens besloot de overnemer om via de faillissementsboedel alsnog toegang tot het merk te krijgen.

De rechter woog die wetenschap mee. Wie op het moment van een transactie weet dat de rechten mogelijk bij een derde liggen, handelt te kwader trouw als hij zonder toestemming van die derde met het merk aan de slag gaat. Dat de overnemer daarna ook nog eens actief communiceerde dat de producten een directe voortzetting waren van het bekende merk, versterkte het oordeel van de rechter alleen maar.

Wat de rechter verbood — en waarom

Het ging in deze procedure om een kort geding: een spoedeisende voorzieningenprocedure waarbij de rechter op basis van een voorlopig oordeel ingrijpt. De rechter kon in dat kader niet definitief vaststellen wie de uiteindelijke merkhouder is; daarvoor loopt nog een bodemprocedure in de USA. Maar voor de kortgedingrechter was het voldoende aannemelijk dat de merkhouder-in-de-zin-van-eigenaar niet de overnemer was, maar de partij die de rechten van de erfgenamen had verkregen.

Op basis daarvan werd een breed verbod uitgesproken. De overnemer moest binnen veertien dagen na betekening van het vonnis stoppen met:

Gebruik van de merknaam zelf; dus op verpakkingen, in reclame-uitingen en in alle andere commerciële communicatie.

Gebruik van overeenstemmende tekens; het verbod beperkte zich niet tot de exacte merknaam, maar strekte zich uit tot alle tekens die daarmee overeenkomen of daaraan doen denken. Concreet werden slogans en uitingen met het woord ‘love’ en een hart-symbool als inbreukmakend aangemerkt, omdat consumenten daardoor een associatie zouden leggen met het bekende merk.

Continuïteitssuggesties: dit is een opvallend punt van het vonnis. Niet alleen het directe gebruik van het merk werd verboden, maar ook iedere uitlating waarmee bij het publiek de indruk kon worden gewekt dat de producten van de overnemer een voortzetting zijn van de producten die eerder onder het bekende merk werden verkocht. Wie de loyaliteit van bestaande klanten probeert mee te nemen door te zeggen “wij zijn eigenlijk hetzelfde”, handelt in strijd met de merkrechten van de eigenlijke rechthebbende.

Bij iedere overtreding riskeert de overnemer een stevige dwangsom. Het argument dat nieuwe verpakkingen geld kosten en mogelijk banen in gevaar brengt, vond bij de rechter geen gehoor.

Drie lessen voor ondernemers die een doorstart overwegen

1. Controleer altijd wie de eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten (DD van de IP)

Een merkinschrijving op naam van een bedrijf is niet hetzelfde als een merkinschrijving op naam van de eigenaar. Controleer bij iedere overname uit faillissement, maar ook bij een reguliere M&A-(merger and acquisition) transactie, wie de formele merkhouder is en of de failliete onderneming het merk daadwerkelijk in eigendom had, of slechts in licentie gebruikte. Raadpleeg daarvoor de relevante merkregisters en vraag de curator om volledige documentatie van de intellectuele eigendomspositie.

2. Wetenschap schept verantwoordelijkheid

Als u tijdens de onderhandelingen signalen opvangt dat merkrechten bij een derde liggen, bent u gewaarschuwd. Doorgaan met de transactie zonder die rechten veilig te stellen — of erger, via een omweg toch gebruik te maken van het merk — wordt door de rechter gezien als handelen te kwader trouw. Dat verzwaart uw positie aanzienlijk.

3. Een doorstart communiceren zonder toestemming is ook inbreuk

Zelfs als u de merknaam zelf niet gebruikt, maar in uw marketing suggereert dat uw product de erfopvolger is van een bekend merk, kunt u inbreuk maken. De rechter beschouwt dit als onrechtmatig aanhaken bij de reputatie en het klantenbestand van de rechthebbende. Zorg voor een schoon schip in uw communicatiestrategie voordat u een overname publiceert.

Praktische checklist bij activa-overname uit faillissement

Voordat u een doorstart maakt met een merk uit een failliete boedel, doorloopt u de volgende stappen:

• Verifieer de merkregistratie: staat het merk op naam van de failliete onderneming of op naam van een derde?
• Controleer of er licentieovereenkomsten bestaan en wie daarin als merkhouder is aangemerkt.
• Vraag de curator expliciet om garanties over de eigendomspositie van alle intellectuele eigendomsrechten.
• Inventariseer of er lopende procedures zijn — in binnen- of buitenland — over de eigendom van de merkrechten.
• Een merknaam wordt soms ook als handelsnaam gebruikt van een onderneming; bezie of beide overgaan naar de koper.
• Schakel een gespecialiseerde IE-advocaat in voor een due diligence-onderzoek voordat u de koopovereenkomst tekent.
• Stel uw communicatiestrategie pas vast nadat u juridische zekerheid heeft over het gebruik van de merknaam.