Domeinnaam conflict in 7 stappen

Het Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) biedt merkhouders de mogelijkheid om domeinnamen aan te vechten die door domeinnaamhouders worden gebruikt en die inbreuk maken op hun merkrechten. Het is een online administratieve procedure die van toepassing is op verschillende gTLD’s. Een gTLD is een ‘generieke topniveaudomein’ (zoals .com) en een aantal ccTLD’s (waaronder .nl). Hieronder vindt u praktische ervaringen en best practices voor een effectief gebruik van de UDRP.

Domeinnamen zijn geen gewone webadressen, maar strategische bedrijfsmiddelen die de merkidentiteit en online zichtbaarheid sterk kunnen beïnvloeden. Het aantal geschillen neemt toe, met name door cybersquatting: het te kwader trouw registreren van domeinnamen om al dan niet bekende merken uit te buiten. Om dit tegen te gaan introduceerde ICANN in 1999 de UDRP als snel, relatief goedkoop en gestandaardiseerd alternatief voor een gerechtelijke procedure.

Werken met de UDRP: hij kent UDRP drie kernonderdelen:

1. Toepassingsgebied: de UDRP geldt voor geschillen over generieke topleveldomeinen (zoals .com en .net) en een aantal andere ccTLD’s.
2. Voorwaarden voor een klacht: hierbij moet je als klager het volgende aantonen:
   • De domeinnaam is identiek aan, of roept verwarring op met, uw merk;
   • De domeinhouder heeft geen legitiem recht of belang bij de domeinnaam;
   • De domeinnaam werd te kwader trouw geregistreerd én gebruikt.
3. Procedureverloop:
   • Indiening: de klacht wordt ingediend bij een geaccrediteerde instelling bijvoorbeeld WIPO of het National Arbitration Forum The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes, Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC), Canadian International Internet Dispute Resolution Center (CIIDRC).
   • Beoordeling: een (meestal één- of driekoppig) panel onderzoekt de standpunten en overgelegde bewijzen.
   • Uitkomst: doorgaans binnen circa 60 dagen volgt een beslissing, die kan leiden tot overdracht, annulering of behoud van de domeinnaam.

Voordelen van de UDRP

• Kostenefficiënt: in de regel goedkoper dan procederen bij de rechter.
• Snel: geschillen worden meestal binnen enkele maanden afgedaan.
• Internationaal: de procedure sluit aan bij het grensoverschrijdende karakter van domeinnamen en is bruikbaar in verschillende rechtsgebieden.

Geen geregistreerd merk – wat dan? De handelsnaam?

Ook zonder geregistreerd merk kan een UDRP-procedure soms slagen, bijvoorbeeld bij niet-geregistreerde merken of gewoonterechtelijke rechten; denk aan bewijsbaar handelsnaamgebruik in bepaalde landen (bewijs van verkoop aan klanten en dus facturen e.d.). De klager moet dan wel overtuigend bewijs leveren van deze rechten.

• Beschrijvende merken: bij beschrijvende termen moet worden aangetoond dat de naam in de loop van de tijd een tweede, onderscheidende betekenis heeft gekregen. Panels zijn terughoudend met het toekennen van exclusieve rechten op (zeer) beschrijvende of algemene aanduidingen. Kleine verschillen in domeinnamen worden dan vaak toegestaan, waarbij onder meer wordt gekeken naar de mate van gelijkenis en het feitelijke gebruik van de domeinnaam.
• Voor- en achternamen: een bekende naam alleen is niet genoeg. De naam moet in het handelsverkeer zó zijn gebruikt dat het publiek deze koppelt aan de herkomst van bepaalde goederen of diensten (zie o.a. WIPO Case No. D2022-4015).

Aanpak voor klagers en beklaagden

Wie een UDRP-procedure start, moet dus kunnen onderbouwen dat:

• Hij een merk bezit dat identiek of verwarring wekkend vergelijkbaar is met de domeinnaam (in sommige gevallen is het uw handelsnaam – beschermd door art. 8 Unieverdrag van Parijs – Stockholm‑tekst en via art. 2.1. TRIPs);
• De tegenpartij geen recht of legitiem belang in de domeinnaam heeft;
• De domeinnaam in kwade trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

Vragen

Wilt u meer weten over het beschermen en handhaven van uw merk- of handelsnaamrechten op het web? Neem gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaten.