De impliciete licentie op software en de Haviltex-formule

Let op software ontwikkelaars en dealmakers! Zoals in elke branche lopen het zaken doen en met eenvoudige contracten soms ‘goed’ fout. Zo ook bij softwareontwikkelaar WorkRate die een onderneming verkocht aan “PayingIT”. In deze rechtszaak – waar partijen in cassatie zijn gegaan – speelt de vraag of de auteursrechten op de oorspronkelijk software van WorkRate was overgegaan of niet en of dit in strijd is met het unierecht.

De aanloop tot verkoop van BV + software

WorkRate had sinds 2008 o.a. de software applicatie “Workmate” (hierna de Software) ontwikkeld die zij later in een aparte BV aan klanten licentieerde. De Software en die BV – die later de handelsnaam “PayingIT BV” kreeg –  werden als één geheel verkocht, althans dat leek zo. Want ten aanzien van de Software alias het auteursrecht erop, procederen partijen nu tot aan de Hoge Raad aan toe.

Wat was het probleem? = > wel of geen licentie?

PayingIt wilde het gebruik van Workmate software aan WorkRate alsnog verbieden want achtte zich uitsluitend rechthebbende op de Software. Daartegenover stelde WorkRate dat zij een stilzwijgende (impliciete) softwarelicentie op de Software bezat die van de nieuwe aan haar als oude Software eigenaar (auteursrechthebbende) was verstrekt. Voorts was er slechts een deel van de Software gelijk was d.w.z. er waren “overlappende broncodeonderdelen” en die wilde Workstate blijven gebruiken.

Wel of geen auteursrecht?

Partijen hadden dus een geschil over het antwoord op de vraag aan wie het auteursrecht op de Software toekwam.

Onduidelijk contract

Had WorkRate de Software nu wel of niet als gevolg van de overname van aandelen laten overgaan aan PayingIt? De Software was nog steeds bij beide partijen in gebruik, althans deels.

In deze zaak ging het dus om de vraag in hoeverre Workrate na de verkoop en licentieverlening ten aanzien van die gemeenschappelijke delen in de Software gebruiken mocht. Het antwoord op die vraag hing af van wat partijen in hun koop- en licentieovereenkomsten hadden afgesproken. Dit moest door uitleg door de rechters van deze overeenkomsten worden bepaald.

De uitkomst

De rechtbank heeft – vanwege de onduidelijkheid op basis van hetgeen partijen over en weer van elkaar begrepen moesten hebben bij het aangaan van hun overeenkomst – (de zogenaamde Haviltex formule uit de rechtspraak) het volgende gesteld. De rechtbank en ook het gerechtshof oordeelde dat PayingIT achteraf gezien aan WorkRate een stilzwijgende (impliciete) licentie op de Software had verstrekt, althans om de overlappende broncodeonderdelen te blijven gebruiken in het kader van de exploitatie van de Software. Dus de koper – Paying IT – verloor haar zaak. Het gerechtshof heeft dat in grote lijnen bevestigd. Verder gold als afweging dat partijen in verschillende branches opereren (WorkRate in beveiliging, PayingIT c.s. in onder meer payrolling), zodat zij geen directe concurrentie van elkaar hadden te duchten. Dat maakt vanzelf ook een commercieel verschil.

Inmiddels ligt de vraag bij de Hoge Raad voor of het gegeven van de ‘impliciete licentie’ niet strijdig is met het Unierecht d.w.z. dat het een niet-toegestane beperking op het auteursrecht van PayingIt wegens strijd met art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn, de Softwarerichtlijn en het EU-Handvest. Met andere woorden: is een ongeschreven licentie – dus de impliciete – geen onwettelijke afkalving van het auteursrecht.

Wat valt er van te leren ?

• Een overdracht van aandelen van een BV is niet per se ook een overdracht van auteursrechten op software bij een onduidelijk verkoopconrtact zodat een verkoper soms een impliciete licentie ‘overhoudt’.
• Bij auteursrechten moet men precies omschrijven wat er gelicentieerd of daadwerkelijk overgedragen wordt. Want bij onduidelijkheid is de kans dat de rechter via de Haviltex uitlegmethode zijn eigen conclusies trekt.
• Bron: Conclusie AG over de impliciete licentie als Unierechtelijk niet-toegestane beperking van softwareauteursrechten | Boek9

De oude eigenaar “WorkRate” kreeg destijds een ‘licentie terug’ (retro-licentie) op “Workmate” software van de nieuwe eigenaar Payingit BV maar dit was niet goed vastgelegd. Er ontstond een probleem.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Onze advocaten staan klaar om u te adviseren! Neem contact op met een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.