De Douane meldt een merk/model inbreuk – een AFA verzoek?

Dat kan even schrikken zijn. Een brief van de Douane dat uw goederen zijn onderschept en vastgehouden worden. Dit omdat een houder van een merk-, model- of auteursrecht– uw product als een inbreuk aanmerkt. Dit gaat om zogenaamde intellectuele eigendomsrechten, IP pf IPR’s waartoe ook octrooien, handelsnamen en geografische aanduidingen (“made in…”) en ‘chips’ (halfgeleider‑topografieën) toe behoren. Ik noem ze hier “IE-rechthebbende”. Op aanzienlijke schaal komen goederen als import binnen, vaak via de haven van Rotterdam of de luchthaven van Amsterdam maar ook elders in Nederland. De EU‑douane biedt zo’n merk- of modelhouder een krachtig instrument, dat vaak grote gevolgen kan hebben voor uw logistiek.

Anti‑Piraterijverordening (APV)

De basis hiertoe is de Anti‑Piraterijverordening (“APV”- EG nr. 608/2013.). Die werkt sinds 1 januari 2014 en sluit aan bij internationale afspraken tegen namaak en piraterij (TRIPS‑verdrag 1994). Zo’n verordening geldt rechtstreeks in de hele EU.

Wat regelt APV?

De APV geeft de “IE-rechthebbende” de mogelijkheid de Douane te laten optreden tegen vermoedelijk inbreukmakende goederen oftewel namaak. De Douane pikt er containers uit en inspecteert deze. De vermoedelijke IE-rechthebbende wordt geïnformeerd om de goederen te inspecteren. Blijkt er inbreuk, dan kan hij beslag, afgifte en vernietiging vorderen. Dus de APV is een stevig handhavingsinstrument.

Verzoek om douaneoptreden

Wie de APV wil inzetten, moet een beknopt maar gemotiveerd verzoek indienen (art. 5 lid 4 APV). Er zijn twee vormen:

• Een nationaal verzoek: optreden in één lidstaat (bijv. alleen in Nederland);
• Een Unieverzoek: één aanvraag voor optreden van douane in meerdere lidstaten.

De voorwaarde is dat het verzoek concreet is en allerlei gegevens duidelijk maakt over de goederen zelf, maar uiteraard ook de betrokken IE‑rechten, de aanvrager, typenummers, modellen enz. Te breed geformuleerde verzoeken lopen kans op afwijzing (art. 6 lid 3 APV).

Na toewijzing moet de Douane gedurende een jaar optreden tegen de in de beschikking omschreven goederen; deze termijn kan steeds worden verlengd. Als de houder van het besluit de regels schendt (bijv. informatie oneigenlijk gebruikt), kan de beschikking worden geschorst of ingetrokken.

Belangrijk is dat de APV niet bedoeld is om legale parallelhandel – hier tussen de EU-lidstaten – te blokkeren. Artikel 1 lid 5 sluit goederen uit die met toestemming van de rechthebbende zijn vervaardigd of binnen de toegestane hoeveelheid zijn geproduceerd. Misbruik van de APV om parallelimport te dwarsbomen kan sancties opleveren, al hebben rechters geoordeeld dat alleen dat misbruik vaak niet genoeg is om het beslag meteen op te heffen.

Het verloop bij de Douane

De Douane kan goederen ook aanhouden uit eigen beweging (ex officio). De houder van het besluit én de aangever of goederenhouder worden dan geïnformeerd en krijgen de kans de goederen te inspecteren. Stelt de IE-rechthebbende inbreuk vast, dan kan hij civielrechtelijk optreden om te voorkomen dat de goederen in het vrije verkeer van de EU komen. Maar de importeur kan hiertegen opkomen.

De APV kent daarnaast een versnelde vernietigingsprocedure (art. 23). Als de rechthebbende binnen tien dagen aangeeft overtuigd te zijn van inbreuk en instemt met vernietiging, én de aangever/ goederenhouder niet (tijdig) protesteert, dan mag douane de goederen zonder gerechtelijke procedure vernietigen. In de praktijk gebeurt dit veel en is het effect op betrokken partijen groot; soms blijven de goederen die deel geen namaak zijn bij de Douane achter omdat de importeur – die ook buiten Nederland kan zijn gevestigd –  meer kosten moet maken het restant alsnog op te halen.

Merkschoenen

Stel: Een merkhouder als Timberland heeft zijn merken geregistreerd en wil namaak tegengaan. Via een APV‑verzoek kan hij de Douane vragen zendingen met vermoedelijke namaak vast te houden. Wordt een partij schoenen aangehouden, dan mag Timberland die inspecteren. Bij een vastgestelde inbreuk kan zij beslag leggen en vernietiging vragen, na vrijgave door de Douane en eventueel na een procedure bij de rechter. Met de versnelde procedure kunnen de schoenen zelfs binnen tien dagen vernietigd worden als de wederpartij zwijgt.

Risico’s en aansprakelijkheid voor verladers

Verladers – producenten, IE‑rechthebbenden of importeurs – ondervinden vaak direct de financiële gevolgen van douaneoptreden. De APV legt in hoofdstuk IV vast dat de houder van het besluit aansprakelijk kan zijn als:

• Hij een procedure niet voortzet;
• Monsters door zijn toedoen niet worden teruggestuurd of onbruikbaar raken;
• Als achteraf blijkt dat de goederen géén inbreuk maakten.

In die gevallen kan de goederenhouder of aangever schadevergoeding eisen (art. 28 APV). Dat risico is bijzonder groot als goederen al zijn vernietigd. Daarnaast verplicht art. 30 APV de lidstaten om sancties vast te stellen bij niet‑naleving van de verordening.

Transitgoederen

De APV richt zich primair op goederen die ‘op de EU‑markt’ worden gebracht. Maar puur transitverkeer d.w.z. goederen die onder douanetoezicht van een derde land naar andere derde land worden doorgevoerd – valt in beginsel buiten de reikwijdte. Dit om het internationale vrijhandelsverkeer niet onnodig te belemmeren. Zo kan een container van Rotterdam naar Italië rijden en pas daar onderschept worden. Artikel 22 APV creëert de mogelijkheid voor douaneautoriteiten om informatie over goederenstromen, inclusief transit, onderling uit te wisselen. Zo kunnen IE‑schendende goederen in derde landen beter worden opgespoord, zonder dat de APV zelf rechtstreeks op de doorvoer/transit van toepassing is. Een direct optreden in bijv. in de haven van Rotterdam (zonder transit-reis) kan alsnog in Rotterdam onderschept worden, maar dan moeten er concrete en onderbouwde vermoedens zijn dat die transitgoederen alsnog in de EU zullen worden verhandeld. De bewijslast hiervoor ligt bij de IE-rechthebbende.

Conclusie

Het kan toch lonen bezwaar te maken tegen de verdenking van inbreuk. Niet elk ogenschijnlijke inbreuk is inbreuk. Dus de IE-rechthebbende die de APV inroept heeft ook juridische en financiële risico’s, vooral wanneer later blijkt dat goederen ten onrechte als inbreukmakend zijn aangemerkt. De IE-rechthebbende geeft soms bij de Douane pas tot bezwaar na inspectie over te gaan als er meer dan een minimum – bijv. 50 stuk – van bijv. Timberland schoenen zijn waargenomen. Dus sommige namaak lijkt alsnog de ‘dans van vasthouden door de Douane te ontspringen’.

Voor de IE-rechthebbende/ houders van intellectuele eigendomsrechten en voor verladers in het algemeen is de APV een sterk middel om namaak aan de EU-grens te bestrijden.   Heeft u vragen naar aanleiding dit artikel of heeft u andere juridische vragen? Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via mail, telefoon of via het contactformulier.