Oppositie of civiele procedure: welke route past bij uw merkrechtelijke geschil?

Wanneer u ziet dat een ander bedrijf een merknaam of logo wil registreren dat te veel lijkt op uw eigen merk, is het belangrijk om snel te handelen om uw rechten te beschermen. Eén van de belangrijkste instrumenten die u hierbij kunt inzetten, is de oppositieprocedure bij het merkenbureau. Met deze procedure kunt u bezwaar maken tegen de registratie van een nieuw merk en zo voorkomen dat het daadwerkelijk in het merkenregister wordt opgenomen.

In dit artikel leg ik uit hoe een oppositieprocedure werkt, in welke situaties deze uitkomst biedt en in welke gevallen het verstandiger kan zijn om toch naar de rechter te stappen.

Waar kunt u terecht bij een merkrechtgeschil?

Bij een geschil over een merk zijn er grofweg twee routes:

1. Merkenbureau: u kunt een procedure starten bij het merkenbureau waar het merk dat u wilt aanvechten is aangevraagd of ingeschreven. Voor Benelux-merken is het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) bevoegd, en voor EU-merken het EUIPO; of
2. Civiele rechter: u kunt een procedure beginnen bij de civiele rechter.

De keuze tussen het merkenbureau en de rechter hangt onder meer af van uw doel. Wilt u het gebruik van het merk laten stoppen en schadevergoeding vorderen? Dan is een procedure bij de civiele rechter vaak de aangewezen route. Wilt u juist voorkomen dat een merk van een concurrent wordt ingeschreven? Dan is een zogenaamde oppositieprocedure bij het merkenbureau doorgaans de meest efficiënte route. Het is echter ook mogelijk om bij de rechter te vorderen dat de concurrent de merkaanvraag intrekt.

Wat is een oppositieprocedure?

Een oppositieprocedure is een administratieve procedure bij het merkenbureau waarmee u bezwaar maakt tegen de inschrijving van een nieuw merk. Dit is vaak de eerste stap als u ziet dat een concurrent een merk aanvraagt dat sterk lijkt op uw oudere merk, of op een naam die u al langere tijd als bedrijfsnaam gebruikt (ook als u die naam niet als merk heeft geregistreerd).

Nadat het merkenbureau de merkaanvraag heeft gepubliceerd in het openbare merkenregister van het BBIE, of het register van het EUIPO, is het merk nog niet definitief ingeschreven (behalve bij een Benelux spoedregistratie). Vanaf dat moment start de oppositietermijn van twee maanden (in de EU en Benelux) waarbinnen anderen nog bezwaar tegen de inschrijving kunnen maken.

Een veelvoorkomende reden voor oppositie is dat het aangevraagde merk zo veel lijkt op uw merk, en bovendien is aangevraagd voor vergelijkbare producten of diensten, dat er verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek.

Hoe verloopt een oppositieprocedure?

Na indiening van de oppositie beoordeelt het merkenbureau eerst of deze ontvankelijk is. Daarna volgt een cooling‑offperiode, waarin partijen kunnen proberen onderling tot een oplossing te komen. Indien geen regeling wordt bereikt, krijgen beide partijen de gelegenheid om hun standpunten schriftelijk toe te lichten. Vervolgens vindt de inhoudelijke beoordeling plaats en beslist het merkenbureau of het nieuwe merk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd of alsnog wordt ingeschreven. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u daartegen nog in beroep gaan.

Hoelang duurt een oppositieprocedure?

Een oppositieprocedure verloopt doorgaans sneller dan een civiele procedure bij de rechter. Gemiddeld duurt een oppositie tussen de 6 en 12 maanden. De precieze duur hangt af van verschillende factoren, zoals of partijen om uitstel vragen of de procedure buiten de cooling-offperiode nog tijdelijk stilleggen om samen tot een oplossing te komen.

Een kort geding bij de civiele rechter kan weliswaar sneller verlopen, maar is in dit verband geen geschikt alternatief. In kort geding kan de rechter alleen voorlopige maatregelen treffen; een veroordeling van de concurrent om de merkaanvraag in te trekken, wordt als te definitief beschouwd en kan daarom niet door de voorzieningenrechter worden uitgesproken. Voor een dergelijke vordering is een uitgebreide bodemprocedure vereist. Om die reden is een oppositieprocedure bij het merkenbureau in veel gevallen de meest efficiënte keuze.

Lees ook mijn eerder gepubliceerde artikel voor meer informatie over het kort geding en de bodemprocedure bij de civiele rechter.

Wanneer kan een gang naar de civiele rechter beter zijn?

Het is belangrijk om te weten dat u in een oppositieprocedure geen verbod op het gebruik van het merk kunt afdwingen en ook geen schadevergoeding kunt vorderen. De oppositieprocedure is vooral bedoeld om te bepalen of het merk wel of niet (of slechts voor bepaalde producten of diensten) in het register mag worden opgenomen.

Dit betekent dat als uw concurrent niet alleen een vergelijkbaar logo als merk aanvraagt, maar dit logo ook daadwerkelijk al gebruikt in de markt, u naast of in plaats van oppositie ook een civiele procedure moet overwegen. Alleen via de civiele rechter kunt u het gebruik van het logo daadwerkelijk laten stoppen en eventueel schadevergoeding eisen. Een succesvolle oppositie zorgt er namelijk alleen voor dat het merk niet wordt ingeschreven, maar voorkomt niet automatisch dat het logo in de praktijk wordt gebruikt.

Verder is het goed om te weten dat het merkenbureau bij de beoordeling van een oppositie vooral kijkt naar de gegevens in het merkenregister. Andere omstandigheden, zoals contractuele afspraken, feitelijk gebruik of een samenwerkingsgeschiedenis, worden in een oppositieprocedure meestal niet of slechts beperkt meegenomen. In een civiele procedure kan hier wél rekening mee worden gehouden. Dit kan van invloed zijn op uw strategische keuze: kiest u alleen voor oppositie, alleen voor de rechter, of voor een combinatie van beide procedures?

Vraag hulp van een specialist

Zoals u ziet, hangt de keuze tussen een oppositieprocedure of een civiele procedure sterk af van uw specifieke situatie. Omdat termijnen, formaliteiten en de kans van slagen per zaak verschillen, is deskundige begeleiding onmisbaar. Een merkenrechtadvocaat kan zowel uw positie als die van uw tegenpartij analyseren, u adviseren over de meest kansrijke aanpak (oppositie, inbreukprocedure of een combinatie daarvan) en u bijstaan in procedures bij het BBIE, het EUIPO en de civiele rechter. Zo wordt uw merk zo effectief mogelijk beschermd.