IE inbreuk: kort-geding of bodemprocedure?

Een voorlopig verbod (bevel) vs bodemprocedure bij IE-recht inbreuk & IE Indicatietarieven

Last van een inbreuk? Heeft u haast? Wanneer uw merk- of  handelsnaam of productvormgeving zonder uw toestemming wordt nagemaakt – geplagieerd – dan wilt u doorgaans meteen ‘actie’ maar dat geldt ook als u van een inbreuk wordt beticht. Als eisende partij wilt u niet een jaar lang op een beslissing wachten dat in een vonnis wordt vastgelegd. U heeft dan een zogenaamd “spoedeisend belang”. Dan is een kort geding de aangewezen weg in Nederland om de namaak ervan verboden te krijgen. Dan kan ook in een bodemprocedure, maar dat kost al gauw 10 tot 18 maanden tussen start en finish. En dan kan er ook nog een hoger beroep volgen dat zeker niet korter is maar eerder langer.

Ik noem u drie routes om een – voorlopig verbod van de rechter – tegen uw wederpartij te verkrijgen waarbij de bodemprocedure gelijktijdig aan de orde komt. Vaak is het geen “keuze” d.w.z. om een kort geding zaak danwel een bodemzaak te beginnen. Laat ik beginnen met uw spoedeisend belang ingeval u een inbreuk – wegens namaak – wilt stoppen o.g.v. bijvoorbeeld uw merk of auteursrecht. Deze twee  worden overigens samen met o.a. de handelsnaam-, databanken en octrooi recht (patent) samengevat onder de noemer “intellectueel eigendom”, vaak afgekort tot “IE” of op zijn Engels: “IP”.

Voor een voorlopig verbod zijn er eigenlijk drie routes.

Route 1: de eerste route gaat heel rap maar dan moet er een urgent probleem van namaak zijn dat ‘geen dag langer’ kan wachten; bijvoorbeeld als overmorgen op een beurs in Nederland de concurrent met namaak verschijnt en u dat weet en uw wederpartij na aanschrijving geen boodschap heeft aan uw boodschap over de tegengeworpen inbreuk. In zo’n geval is er een eenzijdig verbod te verzoeken aan de Voorzieningenrechter; eenzijdig betekent hier zonder dat uw wederpartij wordt gehoord door de rechter. Dat heet een ‘ex parte bevel’; zonder wederhoor van de wederpartij. Dit ex parte bevel heet op zijn Engels ook wel ‘court order’ of op zijn Duits ‘Einstweilige Verfügung’.

Maar met zo’n toegewezen eenzijdig bevel –  een verbod – bent u nog niet klaar. U moet volgens de wet uw wederpartij dagvaarden binnen een zekere termijn om hem alsnog de gelegenheid te geven alsnog gehoord te worden, immers ‘hoor en wederhoor’ is een heilig basisprincipe in de rechtspraak. Die termijn is 20 werkdagen tot 31 kalenderdagen na de uitspraak (art. 1019e lid 3 Burgerlijke Rechtvordering (“Rv.”)). Dit zal de bodemzaak zijn, want u heeft in dit voorbeeld uw verbodsrecht al verkregen zónder een kort geding. Dus een kort geding is niet nodig. – Overigens kan uw wederpartij aan wie het bevel zou zijn opgelegd bijv. om een model niet te voeren, wel een tegenactie in kort geding beginnen. Die kan dan opheffing of schorsing vorderen van het ex parte bevel bij dezelfde Voorzieningenrechter.

Route 2: mocht u dat ex parte bevel niet hebben verkregen omdat de Voorzieningenrechter het afwees terwijl uw spoedeisend belang niet minder is geworden, dan resteert het ‘gewone’ kort geding.  U moet dan uw wederpartij om haar verhinderdata vragen om een zittingsdag en tijdstip bij de griffie van de rechtbank te verkrijgen om daarna te kunnen dagvaarden.  Stel dat uw vordering – te weten een verbod op namaak – in kort geding is toegewezen ten laste van de gedaagde, dan bent u nog niet klaar.  De wet schrijft namelijk voor dat het met spoedeisendheid geschreven kortgedingvonnis moet worden getoetst door de bodemrechter (een andere persoon dat de Voorzieningenrechter). Dit moet tussen 1 tot 6 maanden na dit kort geding vonnis (art.  1019 i Rv). Als u het nalaat vervalt de werking van het kort geding vonnis oftewel het verkregen verbod ten laste van uw wederpartij verliest zijn kracht.

Route 3: indien noch route 1 (ex parte bevel) noch route 2 (kort geding) is gekozen, maar wel een bodemprocedure is gestart, kan alsnog aan de bodemrechter een voorlopig verbod (tegen namaak) worden verzocht op grond van artikel 223 Rv. De bodemrechter kan in dat geval – nadat de wederpartij daarop heeft kunnen reageren – voor de duur van de bodemprocedure een voorlopig verbod opleggen aan de wederpartij.

Rekenen met IE- en niet IE-kosten

Als het om proceskosten gaat is het bij IE zaken belangrijk om te noemen dat er een verzwaard proceskosten risico geldt. Ik noem dat systeem ‘the winner takes all’. Als de gedaagde verliest dan betaalt hij behalve zijn eigen advocaatkosten tevens die van de eisende partij; het omgekeerde is ook mogelijk maar ook een nul-nul stand. In dit laatste geval betaalt elk van de procespartijen zijn eigen advocaatkosten. 

Dit is vastgelegd op basis van de EU Handhavingsrichtlijn (nr. 2004/48) en in art. 1019 h Rv. De wet schrijft voor dat de ‘redelijke en evenredige kosten’ vergoed moeten. Dit is later uitgewerkt door de rechtbanken zelf in een richtlijn, genaamd de Indicatietarieven in IE-zaken (vs 2017). De uitwerking ervan gaat van zaken die zeer eenvoudig tot complex zijn en worden onderscheiden naar de aard van de procedure(s): een kort geding of een bodemzaak.

In IE-recht-procedures komen ook op IE-recht lijkende vorderingen voor. Daarop geldt het reguliere proceskosten regime van art. 234 Rv en betekent minder proceskosten vergoeding dan bij een zaak over intellectueel eigendom. Te denken is aan het leerstuk van de slaafse nabootsing (art. 6:162 Burg. Wetboek – BW – onrechtmatige daad) of zaken op grond van oneerlijke handelspraktijken -OHP- (art. 6:193c e.v. BW), misleiding (6:194 BW), vergelijkende reclame  (6:194a BW) en ook vorderingen op grond van de DMA (Digital Markets Act), DSA (Digital Service Act –  bijv. Notice & Take down), EU Data Act.

Dan houdt de tijdbesteding in financiële zin een procentuele verlaging in van de proceskosten die zijn vorderen voor de IE-zaak. Dan wordt er in de processtukken of tijdens een zitting tussen rechtbank (of hof) en de advocaten een percentage vastgesteld. Bijv.: 70 % IE-recht en 30% niet-IE recht en het onderscheid van vorderingen van de eiser (in juridisch jargon ‘in conventie’) tegenover de tegeneisen van de gedaagde (in reconventie).