Licentie of overdracht van intellectuele eigendomsrechten
Wanneer je als ondernemer met je vormgeving, model, merk, handelsnaam werkt – dus intellectueel eigendom – moet je je afvragen: heb ik het nu wel allemaal goed geregeld? Welke rechten of beter intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zijn er zo al? Naast de genoemde zijn er bijv. ook nog databank-, auteurs- en octrooirechten, kwekersrechten (‘plantoctrooi’), ‘chips’ (topografieën van halfgeleiders). Zo is niet altijd meteen duidelijk wat het verschil is tussen een licentie of gebruiksrecht en een overdracht van zo’n merk of modelrecht .
In de kern geldt dat bij licentie-verlening je als maker ‘de eigenaar’ blijft en je geeft alleen gebruiksrechten. Bij overdracht gaan de rechten definitief naar een ander, net als bij verkoop van een huis of auto. Wat bepaalt je keuze?
Gebruik van een model of auteursrechtelijk werk (gebruiksrecht/licentie)
Bij een model- en auteursrecht op vormgeving houdt een gebruiksrecht in dat iemand een model of ‘werk’ mag gebruiken. Dit is dan zonder dat de houder (‘eigenaar’) van het auteursrecht verandert. Denk aan ontwepers van meubels, kleding, software of een huis: zij blijven dus eigenaar en kunnen licentie-gever worden. De licentie-nemer – de afnemer of klant krijgt alleen het gebruiksrecht met de reikwijdte due u als eigenaar toestaat. Het lijkt op huren of leasen: de rechten blijven bij de verhuurder/lessee, maar deze ook aan anderen verstrekken.
Hoofdkenmerken bij overdracht van een IE-recht:
- de eigendom blijft niet bij de maker maar gaat over naar een andere partij;
- dit kan zijn voor 1 land of zoveel meer landen waar het IE-recht geldt;
- de verkrijger wil soms garanties dat de registraties goed zijn en wil weten of er claims zijn.
Bij licenties zijn er meer punten om over na te denken.
Hoofdkenmerken bij licentie-verlening van een IE-recht zijn:
- het gebruik is er enkel voor afgesproken reikwijdte; denk aan de duur of het type gebruik;
- dit is exclusief zijn of non-exclusief; dus aan één of meerdere partijen verleend;
- exclusieve licenties heb je in twee soorten:
- naast de IE-rechthebbende is er maar één licentie-nemer en dat is de exclusieve;
- of in plaats van de ‘eigrenaar’ (IE-rechthebbende) is er maar één ander –de exclusieve licentie-nemer – die het IE-recht mag gebruiken
- niet‑exclusieve licentie: meerdere partijen mogen hetzelfde werk gebruiken; de maker kan meerdere licenties uitgeven.
- Vaak wordt een verbod op ‘onderhuur’ opgenomen ook wel sublicentie genoemd.
In de praktijk zie je dit o.a. bij:
- software (gebruik op basis van licentie);
- beelden / foto’s voor websites / brochures;
- productvormen of huisstijlontwerpen;
- muziek in winkels / websites / reclames.
Andere punten die de reikwijdte van het licentie- of gebruiksrecht kunnen bepalen zijn:
- de duur: tijdelijk of voor onbepaalde tijd;
- territoria: Nederland of de EU of wereldwijd;
- doel: bijv. alleen verkoop aan retailers niet aan eindgebruikers;
- beperkingen: geen aanpassing aan het product; geen andere merknaam dan die al bestond;
- redenen voor opzegging of ontbinding: een termijn of als er onvoldoende gebruik of afname / ‘sales targets’ net gehaald).
- Hoe om te gaan met inbreuken: juridische kosten, risico’s en de schadevergoeding.
Het is dus afhankelijk van wat en hoe je het wil bereiken; opbrengst, risico’s en controle maar ook de exclusiviteit, de duur en commerciële waarde van het model of ‘werk’.
Opbrengst vormen bij licenties (royalty-model):
- royalty als vaste prijs per periode; bijv. 1 jaar;
- royalty’s als vast bedrag per product
- royalty’s als percentage van de kostprijs,
- royalty’s als percentage omzet of (fictieve) winst;
- combinatie van beide (voorschot plus royalty’s).
Nb.:Het woord ‘royalty’ betekent arbeidsloos inkomen zoals dat van een koning;
Licentie registratie – zinnig?
IE-rechten zoals een merk en model kennen veelal een registratie; bijv. bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom of de Europese variant ervan: de EUIPO.
- dan kan de licentie te worden geregistreerd bij het merk of model; – maar dat hoeft niet;
- dit kan een probleem voorkomen als de ‘eigenaar’ van het merk of model dit aan een ander verkoopt zonder te bedingen dat de licentienemers met de merk- of modelverkoop ‘overgaan’
- door de registratie van de licentie gaan de licentie-nemers automatisch mee met de nieuwe merk- of modeleigenaar.
- Dit kan mislopen als er geen registratie van de licentie is en de oude eigenaar niet bedingt dat de nieuwe eigenaar ook de serie licentienemers moet overnemen.
Overdracht van IE‑rechten
Bij overdracht draagt de maker zijn rechten definitief over. De nieuwe eigenaar krijgt de volledige zeggenschap over exploitatie en gebruik, ongeacht of het gaat om auteursrechten, merken of octrooien. De oorspronkelijke maker kan het gebruik dan niet meer sturen; dat lijkt op het verkopen van een auto: na verkoop heeft de vorige eigenaar niets meer te zeggen.
Kernkenmerken van overdracht:
- de eigendom gaat volledig over;
- het is in beginsel definitief en onomkeerbaar;
- de verkrijger is de nieuwe volledige ‘uitsluitend rechthebbende’.
In vergelijking:
- eigendom: bij overdracht naar de koper, bij licentie bij de maker;
- duur: overdracht is blijvend, licenties zijn meestal tijdelijk of beperkt in gebruik;
- terugval: een licentie kan eindigen, een overdracht keert niet “vanzelf” terug.
Belangrijk:
- een overdracht van IE‑rechten moet schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst;
- mondelinge afspraken zijn dus niet voldoende.
- bij licenties kan dat anders liggen maar beter is een overeenkomst;
- Verder is het type IE-recht ook nog belangrijk te onderscheiden: zo zijn geregistreerde merken eeuwig te verlengen maar een geregistreerd model of octrooi niet. En een auteursrecht kent geen registratie en wordt anders ‘bewezen’.
Juiste keuze maken?
Wilt u meer weten over de overdracht van het intellectuele eigendomsrecht? De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben een ruime ervaring met alle onderdelen van het intellectueel eigendomsrecht en komen proactief op voor uw belangen. Neem vrijblijvend contact op met een jurist intellectueel eigendom.
Bert Gravendeel
Intellectueel Eigendom & It- en ICT recht