Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Russische staatsonderneming wint strijd om Wodka-merken

Auteur: Marten van Hasselt - 09 april 2015

Sinds 2003 twisten de Russische staatsonderneming FKP en Spirits International B.V. over de merkrechten op de wodka-merken “Moskovskaya”, “Stolichnaya” en “Na Zdorovye”. Hierover zijn diverse procedures gevoerd, tot en met de Hoge Raad aan toe.

Geschil over eigendom

De merkenrechten op de wodka’s zijn wereldwijd veel geld waard en de belangen zijn dus groot. In deze zaak vordert de Russische staatsonderneming deze rechten, die vroeger aan de Sovjet Unie toebehoorden, terug. Spirits stelt op haar beurt dat zij rechthebbende is, dat FKP inbreuk maakt op haar merken en zijn eist dat FKP wordt verboden om deze merken te gebruiken. De rechtbank Rotterdam heeft op 25 maart 2015 vonnis gewezen en dat vonnis valt grotendeels in het voordeel van FKP uit, met grote gevolgen voor Spirits.

Belang goede overdracht

Uit dit geschil blijkt hoe belangrijk het is om bij een overdracht met merken, maar ook van andere intellectuele eigendomsrechten, zeker te weten dat de overdracht rechtmatig is en dat aan alle wettelijke eisen is voldaan. Als achteraf blijkt dat de transactie geen stand houdt, kunnen de gevolgen groot zijn zeker als het gaat om bekende merken.

Transacties niet geldig

Spirits is van mening dat zij eigenaar is geworden van de merkrechten als gevolg van transacties die plaatvonden tijdens het uiteenvallen van de Sovjet Unie. Partijen procederen al jaren en in het geschil hebben het hof en de Hoge Raad diverse beslissingen genomen en de rechtbank Rotterdam ziet geen aanleiding om terug te komen op eerdere eindbeslissingen. De rechtbank beslist dat de merken niet rechtsgeldig aan Spirits zijn overgedragen en dat deze dus nog van de oude eigenaar (de Russische staat) zijn.

Nieuwe merken verwarrend

Een groot aantal nieuwe merken dat Spirits heeft ingeschreven, lijkt te veel op de Stolichnaya en Moskovskaya-merken. De rechtbank oordeelt dat daardoor verwarring kan ontstaan omdat het publiek zal denken dat het om nieuwe wodka-merken van FKP gaat. Spirits mag die merken dus ook niet meer gebruiken.
Fantasienaam Stoli mag wel

Alleen het merk “Stoli” mag nog worden gebruikt omdat dat merk volgens de rechtbank niet tot verwarring leidt. De overeenstemming met het merk “Stolichnaya” is namelijk beperkt, Stoli lijkt een fantasienaam en de doelgroepen verschillen.

Grote gevolgen Spirits

De gevolgen voor Spirits zijn aanzienlijk. Zij moet de Benelux merkregistraties voor Moskovskaya, Stolichnaya en Na Zdorovye op naam stellen van FKP. Verder worden ongeveer 40 merken van Spirits met gelding voor de Benelux nietig verklaard en moet zij ieder onrechtmatig gebruik, waaronder verhandeling, import, export of ander gebruik, van wodkaflessen met de misleidende geografische (herkomst)aanduiding “Russian” (al dan niet in andere talen) staken en gestaakt houden.

Dwangsom van € 1.000.000,-

Ook moet Spirits aan FKP een dwangsom betalen van € 100.000,00 per overtreding tot een maximum van € 1.000.000,00 per jaar én moet zij een schadevergoeding betalen aan FKP, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, voor de schade die FKP als gevolg van de inbreuk op haar (merk)rechten heeft geleden. Voorzienbaar is, dat het bedrag aan schadevergoeding hoog zal zijn en dat daarover de nodige juridische strijd zal volgen. De proceskostenveroordeling van bijna € 20.000,- komt daar in ieder geval bovenop.

Reactie Spirits: teleurstelling maar geen ramp

Spirits heeft in reactie op het vonnis laten weten dat zij teleurgesteld is, maar dat zij nog steeds in 190 landen de merkenrechten op Moskovskaya en Stolichnaya bezit, maar niet in Rusland en nu dus ook niet meer in de Benelux. Zij verwijst naar succes in procedures in Chili, Australië en de Verenigde Staten. De oorzaak van het geschil is volgens Spirits een decreet van president Poetin uit 2000 en Spirits houdt vol dat zij de rechten op legale wijze heeft verkregen en laat weten dat zij haar strijd voorzet.

MKB praktijk

Gelukkig voor de meeste ondernemers zijn zij niet in een wereldwijde strijd verwikkeld met de Russische staat. Maar ook in de dagelijkse MKB praktijk komt het voor dat partijen intellectuele eigendomsrechten overdragen waarover later een geschil ontstaat. Dan blijkt dat onvoldoende is onderzocht of de rechten aan de verkoper toebehoren met het risico dat de overdracht geen stand houdt. Los van een gedegen onderzoek, al dan niet in het kader van een due diligence, is van belang om te zorgen voor passende garanties van de verkoper en voor het tijdig en juist overdragen en registeren van rechten.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Concurrent schuldeisers, zoals de concurrent obligatiehouders, zijn gespaard gebleven bij de bail-in Banco Popular

Met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 werd duidelijk dat de op dat moment beschikbare regelgeving tekort schoot waardoor het moeilijk was een ...

Lees verder

Opgelet voor ondernemers met trouwplannen

Het bruidspaar dat niets bij de notaris regelt, trouwt in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat de persoonlijke bezittingen van de echtgenoten door het ...

Lees verder

Voorkom boetes, pas het contract met de arbodienst nu aan

In de nieuwe Arbowet die vanaf 1 juli 2017 geldt, komt nog meer aandacht voor preventie én werknemers krijgen meer inspraak. De wijziging heeft gevolgen ...

Lees verder

Zorgondernemers opgelet! Big Brothers are watching you…

Iedere onderneming en organisatie moet zich houden aan de (privacy)wetgeving. Zorgaanbieders hebben ook nog eens te maken met extra overheidstoezicht op hun activiteiten, met name ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2017 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten