Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

iPhone vs iFone

Auteur: Marten van Hasselt - 04 april 2013

Elektronicabedrijf Apple is wereldwijd verwikkeld in procedures over de rechten op haar producten. De meeste aandacht gaat uit naar de voortdurende octrooigeschillen die Apple (ook in Nederland) uitvecht met concurrenten, zoals Samsung.

Zuid-Amerika
Op het Zuid-Amerikaanse continent is Apple voornamelijk verwikkeld in geschillen over merkenrechten. Helaas voor Apple, trekt zij daarbij herhaaldelijk aan het kortste eind.

Brazilië
In Brazilië vocht Apple een geschil uit met een bedrijf genaamd Gradiente Electronica SA, een elektronicafabrikant die het teken ‘iphone’ al in 2000 als merk had geregistreerd. Daarmee was het Braziliaanse bedrijf zeven jaar eerder dan Apple met de introductie van de eerste iPhone.

Apple verzocht het Braziliaanse Institute of Industrial Property (INPI) om het iphone merk van Gradiente door te halen omdat het merk iphone niet door Gradiente zou zijn gebruikt. Het INPI oordeelde op 13 februari 2013 in het nadeel van Apple, want het merk iphone werd toch gebruikt: Gradiente had eind 2012 namelijk een iphone Neo One uitgebracht. Nota bene met Android software. Daarmee sneed zij Apple op het laatste moment de pas af enverloor Apple het geschil over de merkenrechten. Naar het schijnt, hebben partijen inmiddels een schikking bereikt.

Mexico
Diverse media berichtten onlangs ook dat Apple haar rechten op het gebruik van iPhone in Mexico is kwijtgeraakt. Dit is echter niet juist. Wel is het zo dat Apple sinds 2009 in Mexico is verwikkeld in een geschil met de Mexicaanse onderneming iFone. Ook dit geschil pakte niet goed uit voor Apple en wel om de volgende redenen.

Het Mexicaanse iFone is sinds 2003 onder meer eigenaar van het het woord/beeldmerk iFone in klasse 38 (klasse voor telecommunicatiediensten).

Classificatie
Bij het deponeren van een merk moeten de waren en diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd nauwkeurig worden aangeduid aan de hand van een speciale lijst van waren en diensten. Die lijst, zoals vastgesteld bij de Overeenkomst van Nice, omvat 45 standaardklassen. Het en het bepalen van de classificatie bepaalt de omvang van de bescherming van het merk. Aangezien de standaardklassen vaak meer producten en of diensten omvatten dan de aanvrager wil beschermen, is van belang goed te definiëren wat precies moet worden beschermd.

Apple heeft pas later, namelijk in 2007, iPhone merkregistraties in Mexico vastgelegd in klasse 9 (o.a. apparatuur) en klasse 28 (o.a. spellen) en Apple wilde eveneens het exclusieve recht op een registratie voor klasse 38. Apple heeft namelijk belang bij bescherming van het teken iPhone in klasse 38 voor bijvoorbeeld het gebruik van iMessage en FaceTime, die beide onder de telecommunicatiediensten van klasse 38 vallen.

Apple koos voor de juridische aanval en stelde dat het Mexicaanse iFone geen ‘normaal gebruik’ maakte van haar merk (non usus) om zo doorhaling van de registratie gedaan te krijgen.

Non usus
Er wordt geacht geen normaal gebruik van het merk meer te zijn, wanneer het merk zijn commerciële bestaansreden verliest, vooral wanneer geen afzet wordt gevonden of behouden voor de gemerkte waren.

De aanval van Apple op iFone is niet geslaagd omdat iFone kon aantonen wel actief gebruik te maken van haar merk in klasse 38. Apple heeft de registraties uit 2007 wel dus kunnen behouden, maar Apple moet accepteren dat iFone de oudste rechten heeft in klasse 38.

Inbreuk
Apple en iFone zijn geenszins van elkaar verlost. Integendeel. Verder zal iFone terecht stellen dat sprake is van (voortdurend) inbreuk op haar iFone merk door Apple. Ook in dit geval is een schikking de meest praktische oplossing, maar wel één waarvoor Apple ongetwijfeld diep in de buidel moet tasten. Volgens de advocaat van iFone kan zij in Mexico namelijk aanspraak maken op 40% van de winst die door Apple is gemaakt als de inbreukmakende partij.

Nieuwe markten / oude rechten
Het beschermen van merken en het verdedigen ervan is en blijft uitdagend en niet alleen omdat het bepalen van de juiste classificatie een lastige opgave is. Het betreden van nieuwe markten gaat in de praktijk vaker gepaard met meer obstakels. Zeker als blijkt dat in de nieuwe afzetgebieden reeds oudere registraties bestaan, waarvan niet duidelijk is om deze ‘normaal’ worden gebruikt.

Keuzes maken
Het is een optie om te kiezen voor de aanval en het oudere merk vervallen te laten verklaren, wegens non usus. Echter indien het oudere merk stand houdt, is meteen duidelijk dat sprake is van conflicterende merken en komt de houder van het oudere merk automatisch in een sterke(re) positie te verkeren. Dan is namelijk duidelijk dat de nieuwkomer op de markt in hetzelfde vaarwater actief is of wil zijn en daarmee is een inbreukmakende situatie evident.

Vooraf onderzoek
Het vooraf onderzoeken en bij beschikbaarheid ook registreren van merken, domeinnamen in beoogde toekomstige afzetgebieden, biedt zekerheid en voorkomt onaangename ‘verrassingen’.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Nieuw Philips logo?

Philips heeft onlangs haar oude logo afgestoft en nieuw leven ingeblazen. Omdat de verschillen tussen de twee logo’s minimaal zijn, had de Nederlandse multinational zich ...

Lees verder

Kleur als handelsmerk

Kleuren of kleurcombinaties kunnen onder strikte voorwaarden een merk zijn. Maar kan een kleur in de modebranche ook een merk zijn? Kleuren zijn in de ...

Lees verder

Wat zijn intellectuele eigendomsrechten?

Lange tijd werd onder intellectuele eigendom vooral het auteursrecht verstaan en onder industriële eigendom vielen merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht en octrooirecht. Tegenwoordig wordt de term intellectuele ...

Lees verder

Concurrent schuldeisers, zoals de concurrent obligatiehouders, zijn gespaard gebleven bij de bail-in Banco Popular

Met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 werd duidelijk dat de op dat moment beschikbare regelgeving tekort schoot waardoor het moeilijk was een ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2017 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten