Gemeenschapsmerk of Benelux merk? Het gebruik bepaalt

Als u een merk wilt registreren, kunt u ervoor kiezen dit vast te leggen voor de Benelux. U kunt ook een merk registreren voor de Europese Unie, het zogenaamde Gemeenschapsmerk. Merken brengen exclusieve gebruiksrechten mee, maar ook verplichtingen om daar binnen 5 jaar na registratie ‘normaal gebruik’ van te maken. Gebeurt dat niet, dan loopt de merkhouder het risico dat een derde zijn merk nietig laat verklaren en/of dat hij aan zijn merk geen rechten meer kan ontlenen.

Het ‘normale gebruik’ van Gemeenschapsmerken voor de EU kwam aan de orde in het geschil ONEL/OMEL.

De zaak ONEL/OMEL
Het oudere Gemeenschapswoordmerk ONEL (één registratie voor 27 landen) dateert van 2002. ONEL stelt oppositie in tegen een later Benelux-depot voor het woordmerk “OMEL” van 27 juli 2009. Omel voert aan dat Onel zich niet kan verzetten tegen de deponering van Omel aangezien Onel geen normaal gebruik maakt van haar Gemeenschapsmerk. Volgens Omel is het gebruik in één lidstaat (Nederland) van de EU onvoldoende om te spreken van “normaal” gebruik binnen de gehele EU. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom stelt Omel in het gelijk.

Deze beslissing heeft in binnen en buitenland tot de nodige ophef geleid. Het Hof ’s-Gravenhage heeft deze kwestie op 1 februari 2011 voorgelegd aan het Hof van Justitie van de EU. De hoofdvraag is of een Gemeenschapsmerk ‘normaal wordt gebruikt’ als het gebruik is beperkt tot één enkele lidstaat.

De uitkomst van deze procedure is niet alleen van belang voor huidige houders van Gemeenschapsmerken maar ook voor partijen die voor de keuze staan of zij een Benelux-merk of een Gemeenschapsmerk willen laten registreren. Een Gemeenschapsmerk biedt veel voordelen maar als de eisen aan het gebruik daarvan te hoog zijn, dan moet naar alternatieven worden gezocht. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Terug naar boven